人工智能企业的商标合规与风控

人工智能企业的商标合规与风控

发表于《中国人工智能产业白皮书2020》,系该白皮书第6.4章,作者:赵礼杰

一、企业商标合规与风控概述

商标是品牌的载体,对企业的商业经营起着至关重要的作用。商标管理,是包括人工智能企业在内的所有实体企业的知识产权管理活动的最重要的内容之一。而企业的商标管理,主要包括商标的合规管理与商标的风控管理两项最重要的内容。

其中,商标合规,是指企业的商标注册、使用和保护等活动与商标法等法律法规的规定及要求相一致。商标风控,则是指对与企业经营相关的各种商标风险进行防控。本章的商标风控采用广义,包括对商标合规风险的防控。也就是说,本章的商标风控是比商标合规更广泛更深入的商标管理活动。

二、人工智能企业的商标合规要点

商标合规,是商标管理的最基本要求。对于人工智能企业而言,商标合规管理应把握如下要点:

(1)商标的商标注册、使用和保护应严格遵守商标法等法律法规的禁止性规定

对于商标的商标注册、使用和保护,《中华人民共和国商标法》等法律法规中存在着不少禁止性规定。例如:中国商标法第十条第一款明确规定,“下列标志不得作为商标使用:(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;(六)带有民族歧视性的;(七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。”在商标管理活动中严格遵守法律法规的禁止性规定,是商标合规管理的基本要求。

(2)商标合规管理应嵌入到企业生产经营的全部相关环节

商标的注册、使用和保护始终贯穿于企业生产经营的各个环节,涉及市场、销售、财务、制造、研发等各个部门,只有把商标的合规管理嵌入到企业生产经营的各个环节,由市场、销售、财务、制造、研发等各个相关部门充分参与,企业的商标合规才有可能真正落到实处。人工智能企业作为一种新型企业,更应重视将商标合规管理完全嵌入到企业生产经营的全部环节。唯有如此,才可能真正做好商标的合规管理。

将商标合规管理嵌入到企业生产经营的全部相关环节,主要包括两个维度的管理工作,一个维度是要将商标合规管理的全部业务类型都科学的管理起来;另一个维度则是指需要把每一项具体的商标合规管理的业务类型的全部流程都科学的管理起来。

(3)应建立科学的适合企业自身实际需求的商标合规管理制度

“无规矩不成方圆”,对于所有企业而言,如果希望各项商标管理的举措能够科学有效地得到落实,都应当建立健全科学的商标合规管理制度。商标合规管理制度一般包括商标合规行为准则、商标合规制度规范、商标合规管理流程、商标合规管理表单等内容。首先,商标合规管理制度应当以书面形式明确合理地对企业管理层、各相关部门以及相关普通员工的商标合规职责进行规范,从而使得企业的商标合规管理工作有法可依。其次,商标合规管理制度的制定应当结合企业自身的实际情况和商业需求,并在制度贯彻执行的过程中不断根据实际情况进行调整和优化。最后,商标合规管理制度的制定是基础,落实是关键,只有真正把商标合规管理制度融入企业的日常经营、管理活动之中,商标合规管理才能真正落到实处。

三、人工智能企业的商标风控要点

商标风控是对与企业经营相关的各种商标风险的防控,是比商标合规更广泛更深入的商标管理活动。广义的商标风控,包括对商标合规风险的防控。人工智能企业的商标风控要点,除了上述的人工智能企业商标合规要点外,还有如下几个要点需要企业给予重视。

(1)应基于企业的商业和业务规划提前做好商标布局

虽然中国并非商标强制注册的国家,但是,基于自身的商业及业务规划提前做好在中国的商标申请与布局,对于企业防控商标侵权风险以及打造和提升自身品牌竞争力至关重要。当然,毋庸赘言,在其他国家和地区的商标申请和布局,对于企业而言也同样重要。包括不少人工智能企业在内的很多科技企业,就曾因自身的商标布局不合理而吃过苦头,甚至在很大程度上给自己的正常商业运营造成阻碍。

例如:知名科技企业北京陌陌科技有限公司就曾在2014年11月因自身商标布局不完善被杭州尖锐软件有限公司起诉至北京知识产权法院,被诉理由是:侵犯了原告第“11312563”号陌陌商标(45类)[1]。彼时,杭州尖锐软件有限公司持有的第“11312563”号陌陌商标(45类)的申请日为2012年8月6日,其涉及的服务项目包括交友服务等。而北京陌陌科技有限公司上线陌陌产品的时间是2011年8月,最早开始申请商标的时间为2011年9月8日;案发时陌陌科技已申请商标超过60个,涉及第9类、第35类、第38类等类别,但未涉及45类。而当时,北京陌陌科技有限公司刚刚提交上市申请,如果该案处理不当,势必会对其的上市进程造成负面影响。

曾因自身商标布局不完善而卷入多起商标侵权争议的企业还包括知名人工智能企业北京小桔科技公司(即,滴滴),并且该公司还曾因涉嫌商标侵权被迫改过名[2]。该案的始末大致如下:2014年5月19日,杭州妙影微电子有限公司召开嘀嘀商标权情况媒体通报会,宣称北京小桔科技有限公司使用“嘀嘀”二字作为打车产品名称,侵犯其注册商标专用权,已联合浙江省宁波市科技园妙影电子有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求小桔科技公司停止侵权行为,并赔偿人民币8000万元。而在此前的5月13日,杭州市中院已对此立案。2014年5月20日,小桔科技公司召开发布会,宣布旗下产品“嘀嘀打车”更名为“滴滴打车”。

以上两个商标侵权争议案件无一例外地表明,对于任何人工智能企业而言,基于自身的商业及具体业务规划提前做好商标布局,都是商标风控工作的重中之重。

(2)应在商业经营中科学使用商标并注重固定使用证据

在商业实践中,很多人工智能企业在使用自身的商标特别是主商标,然而,这些企业对自身商标的使用有时可能并不构成商标法意义上的使用,有时即使构成商标法意义上的使用却未保留使用证据,从而可能给自身商标埋下因满三年未使用而被撤销的风险和隐患。

在中国商标确权的行政及司法实践中,通常认可以下形式为将商标使用在指定商品上:采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料等。但是,对于以下情形并不被视为《商标法》意义上的商标使用:商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;未在公开的商业领域使用;仅作为赠品使用;仅有转让或许可行为而没有实际使用;仅以维持商标注册为目的的象征性使用等。

很多人工智能企业并不重视在商业经营中按商标法对商标使用的相关规定使用商标,更不重视商标使用证据的固定,万一相关商标被竞争对手或其他厂商以注册满三年未使用为由提起撤销,很可能陷入非常被动的局面。因此,广大人工智能企业应对在商业经营中科学使用自身相关商标给予足够的重视,并重视相关商标使用证据的固定和留存。

(3)应积极通过各种可行的途径维护自身的商标合法权益

在当代中国,人工智能企业由于处在科技创新的前沿,受到社会各界越来越多的关注。相应地,人工智能企业的商标权被侵犯的事件也时有发生。例如,知名人工智能独角兽企业北京旷视科技有限公司的“Face++”商标,就曾被多家企业购买为百度推广的关键词,“旷视”商标也曾被某企业注册为微信公众号名称用于人工智能及安防产品的宣传,这些显然都属于典型的商标侵权及不正当竞争行为。随着人工智能产业的发展,广大人工智能企业在社会和经济中的地位越来越凸显,针对人工智能企业的此类商标侵权行为以及其他商标侵权行为理论上会越来越多。广大人工智能企业应当善于利用行政、司法以及平台投诉机制等各种维权途径,积极维护自身商标合法权益,防控自身商标被侵犯甚至被淡化的风险。

商标是人工智能企业参与市场竞争的核心竞争力之一,广大人工智能企业只有切实做好商标的合规与风控,才有可能在激烈的市场竞争中保持自身品牌优势,赢得竞争先机。衷心地期待广大人工智能企业以及广大知识产权从业者,真正关注和重视商标的合规与风控,并在相关领域多做对业界有益的探索。

[1] 参见网址:http://ip.people.com.cn/n/2014/1125/c136655-26088303.html

[2] 参见网址:http://www.cicn.com.cn/zggsb/2017-06/13/cms97971article.shtml

人工智能领域专利侵权诉讼中的调查取证方法及举证责任分配

人工智能领域专利侵权诉讼中的调查取证方法及举证责任分配

一、人工智能领域专利侵权诉讼中的证据要求

专利侵权诉讼是民事诉讼的一种,当前中国相关法律法规以及司法解释对民事诉讼证据的要求主要包括如下两个方面:

(1)证据应当属于法定种类

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条的规定,我国的民事诉讼证据可被分为八种,分别是:当事人陈述、书证、物证、视听资料、证人证言、电子数据、鉴定意见、勘验笔录。当事人提交法院的证据,应当符合前述八种法定证据之一。

(2)证据应当满足证据的“三性”

民事诉讼证据应当满足证据的“三性”,即,真实性、关联性和合法性。其中,真实性,是指作为民事证据的事实材料必须是客观存在的。作为证据事实,它不以任何人的主观意志为转移,它以真实、客观的面目出现于客观世界,且能够为人所认识和理解。关联性,是指民事证据与待证事实之间存在的客观联系。这种客观联系可以为直接的联系,如证据材料所反映出来的事实本身就是待证事实的一部分,也可以为间接的联系,如证据材料所反映出来的事实能够间接证明某一待证事实成立。合法性,是指作为民事案件定案依据的证据材料必须符合法律规定的要求,主要包括四个方面的要求,即:证据主体合法、证据形式合法、证据取得方法合法、证据程序合法。

在中国民事诉讼以及专利侵权诉讼中,实务界对前述的两个方面的证据要求已经基本形成共识。人工智能领域专利侵权诉讼作为专利侵权诉讼的一个具体类型,也属于民事诉讼的范畴,对证据的要求自然应当与前述要求一致。并且,从目前我国在人工智能领域发生的为数不多的专利侵权诉讼案件来看,法院对证据的要求是与前述两个方面的要求相一致的。也就是说,在中国的人工智能领域专利侵权诉讼中,对每项证据本身的要求包括:属于八种法定证据类型之一,且满足证据的真实性、关联性和合法性。

二、人工智能领域专利侵权诉讼中的调查取证方法

人工智能领域专利侵权诉讼作为专利侵权诉讼的一个具体类型,与其他类型的专利侵权诉讼的调查取证方式基本一致,主要包括以下四种:

(1)自行取证和委托律师调查取证   

自行取证,是指当事人自己或指派员工通过购买侵权产品或其他形式自行收集相关证据。委托律师调查取证,是指当事人委托专业律师进行调查取证。自行取证具有成本较低等优点,然而,由于当事人往往存在对取证方向把握不准、以及证据的真实性容易受到对方挑战等问题,自行取证往往用于是否存在侵权的初步排查。委托专业律师调查取证无疑可以比较准确地把握取证方向,但是因为AI专利侵权往往存在偏后台取证困难以及对于toB产品个人没有合法购买渠道等问题,委托律师调查取证的难度也非常大。

(2)委托公证机关进行公证取证

委托公证机关进行公证取证,是指当事人申请公证机关通过购买公证、网页公证或侵权行为实施地公证等形式,对相关证据进行固定。在中国司法实践中,公证证据更容易受到法院的认可。为了使证据最大限度地得到法院的认可,专利权人经常采取公证取证的方式进行调查取证。公证取证一般适用于对通过公开渠道可以购买的产品进行取证,或针对普通民众可以进入的场景进行取证等情形。对于部署在对方当事人机房的AI算法侵权取证等取证场景,公证取证通常也同样无能为力。

(3)申请法院进行证据保全或调取证据

《中华人民共和国民事诉讼法》第八十一条第一款和第二款对证据的诉中和诉前保全进行了规定,明确当事人或利害关系人在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,可以向人民法院申请保全证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第二款也规定,当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。因此,在符合法定条件的情况下,当事人可以申请法院进行证据保全或调取证据。但是,最高人民法院相关司法解释对法院依申请或依职权调取证据的情形有明确的列举,AI专利侵权诉讼案件的相关证据往往并不属于申请法院调取证据的情形。

(4)申请行政机关调查取证

对于被控侵权人的财务账册、合同等当事人因客观原因无法自行搜集的证据,当事人也可以申请相关行政机关调查取证。例如,《专利行政执法办法》第三十五条规定,在专利侵权纠纷处理过程中,当事人因客观原因不能自行收集部分证据的,可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。

三、人工智能领域专利侵权诉讼中举证责任分配

举证责任,是指在民事诉讼中当事人对其提出的主张中须确认的事实依法负有的提出证据的义务。举证责任的分配是在举证责任制度中最为关键的问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款确立了我国民事诉讼举证责任制度的基本原则,“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”,即“谁主张、谁举证”。也就是说,举证证明待证事实的义务通常由主张该事实的当事人承担,如果该当事人未完成举证义务,则应当承担相应的不利后果。

虽然举证责任原则上应属于主张待证事实的一方当事人,但是在司法实践中,亦经常发生关键证据掌握在对方当事人手中的现象。由于任何一方当事人对案件的审理结果均具有直接利害关系,且原被告双方属于零和博弈,因此,掌握证据的当事人必然不愿意提供其有利于对方的证据。在这种情况下,举证责任转移制度对于人民法院查明案件事实、公平公正地裁判案件就具有重要价值。举证责任转移,就是在一方当事人举证证明案件事实达到一定程度且由于客观原因不能完全证明案件事实的情况下,根据法律规定或法官酌定将剩余证明责任转移给另一方当事人。此外,为了在信息不对称的当事人之间平衡其攻击防御能力,减轻弱势方举证责任,求得公正裁判结果的手段,中国相关法律规定了“举证责任倒置”制度。举证责任倒置必须有明确的法律依据,严格限定其适用范围是各国共同的做法,对于已有倒置规定不容司法实践作出调整和修正,法官不能对其自由裁量任意施行。

依照中国现行法律规定,在专利侵权诉讼中,适用举证责任倒置的案件类型仅限于涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷。对于人工智能领域专利侵权纠纷而言,无论涉案专利是应用型专利还是算法型专利,都不属于新产品的制造方法,因而在认定侵权行为是否成立时无法适用举证责任倒置制度。在中国当前的司法实践中,对于人工智能领域专利侵权诉讼案件中的举证责任分配,也均采取的是“谁主张、谁举证”的原则。

 

四、人工智能算法专利侵权的举证困境及业界应对实践

如业界所周知,在人工智能领域中,算法专利往往由于研发投入大、对产品甚至企业的影响举足轻重等原因而成为人工智能领域专利中最为重要的一个类型。但是,由于算法专利往往至少一部分步骤在后台实施,而后台计算机系统由使用者所控制,专利权人基本不可能进入使用者的后台计算机系统进行取证,因此专利权人在中国现行法律框架下,在算法型AI专利遭遇侵权时往往很难依法维护自己的合法权利。这也是中国人工智能算法专利的权利人普遍面临的举证困境。

为应对人工智能算法专利侵权的举证困境,当今中国从事人工智能算法研究的企业在当前法律框架下进行了各种探索和尝试。其中,一种比较普遍的做法是,在进行人工智能算法相关专利申请时,在保证权利要求清楚以及具有创造性的前提下,尽量避免在权利要求中写入不易举证的纯后台技术特征。当然,由于算法偏后台的天然属性,该做法对于应对纯算法专利的侵权举证困难,往往收效甚微。此外,还有一种“将算法对应的代码对外开源形成开源代码,针对算法对应的方法申请专利”的做法被一部分企业所采用,这一做法在开源代码与对应的算法专利之间建立了一种对应关系。因此,在发生专利诉讼等争议时,如果可以举证证明某个厂商使用了该开源代码,则可以初步证明该厂商实施了该算法专利,因而在一定程度上降低了举证难度。当然,该做法在应对算法专利举证困难方面也存在着其自身的缺陷,例如很多厂商其实并不愿意将自己的算法对应的代码做开源处理,此外,在采用该做法的情况下,如何举证某一厂商是否使用了算法专利对应的开源代码往往也具有非常大的难度。

五、人工智能算法专利侵权举证责任分配规则的固守与突破

如前所述,中国现有的举证责任分配制度导致人工智能算法专利侵权举证面临着巨大困境。但是,到底应固守当前的人工智能算法专利侵权举证责任分配规则,还是应当予以适当突破,目前在人工智能产业界存在着两种截然不同的观点。

一种观点认为:人工智能算法专利侵权的举证困境将非常不利于保护和鼓励AI领域的算法创新等基础性创新,也有悖于公众利益。为了更好地保护AI相关创新,对于AI领域的专利特别是算法型AI专利纠纷,法院应当在符合相关法律规定的情况下对当事人申请法院进行证据保全或调取证据的请求优先给予支持,并结合当事人的举证能力以及保护公众利益等因素合理确定原、被告之间的举证责任的分配。并且,对于AI算法专利等计算机方法专利的侵权诉讼,在立法层面可以考虑结合实际情况适当突破中国现行的“谁主张谁举证”的举证原则,以更好地保护和促进创新。

另一种观点则认为:对于人工智能算法专利,即使在专利侵权诉讼实务中举证难度再大,也是算法自身的特点所决定的,不应当也完全没有必要因此突破相关法律法规对专利侵权诉讼举证责任分配规则的规定。即,在人工智能算法专利侵权诉讼中,仍应坚持“谁主张,谁举证”的举证原则。

对于人工智能算法专利侵权举证责任的分配规则,是固守,还是突破,也许只有时间能够给出答案。2019年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》(简称《意见》),明确提出要“完善新业态新领域保护制度”,这对中国人工智能产业界无疑是一个重大利好。中国人工智能产业界应当以《意见》为指导,针对举证责任分配等与人工智能创新保护相关的关键问题,多做对产业界和全社会有益的探索。

 

(时任乐知新创首席法律顾问、乐真律师事务所管理合伙人赵礼杰律师深度参与了《人工智能产业知识产权白皮书 2019》的策划和编写,并在该白皮书第4章系统地梳理了中国当前知识产权实务中人工智能领域专利侵权诉讼的常用调查取证方法及举证责任分配规则,本文为相关研究成果节选。)

企业商标与品牌战略管理

(作者:赵礼杰律师;本文系赵礼杰律师在2019年7月强国论坛的主题演讲全文)

简单地自我介绍一下,我现在所在的机构叫做乐知新创,是做知识产权服务的公司,乐知新创的团队骨干基本都是来自国内知名企业的IPR,因此我们更懂企业对知识产权的需求,我们做的是包括咨询、代理、诉讼的一站式企业知识产权的全托管服务。其实我刚加盟乐知新创三周的时间,之前我在一家AI独角兽公司负责知识产权,我今天的题目叫做基于商业视角的企业商标与品牌战略管理,可能更多的思路和思想还是基于我之前在做企业知识产权经理人的想法,我会讲得务虚一点,不会像大家讲得那么深入。我今天的分享有三个方面的内容,第一部分是介绍根据我个人的理解,在企业里面做商标管理应该坚持什么样的原则。第二部分是讲商标与品牌的协同管理,讲一讲我个人认为在企业里面做商标管理,做IP管理应该如何跟品牌相关的部门去协同。第三部分讲一下企业里的商标,应该如何去同商标之外的知识产权做协同管理。

第一部分我分享一下企业商标管理的基本原则,既然提到了商标,也提到了品牌,我就先把这两个部分内容做一个简单的区别。做知识产权的朋友都知道,商标和品牌其实是不完全一样的,是不完全对等的,但是在企业里面老板未必是这样想的。所以,在企业做这个工作的时候其实有时候会有误区,需要跟老板讲清楚。商标是一个法律纬度的概念,指的是将自己的商品和其他人的商品区别开的标志,商标有注册商标和未注册商标的区分。品牌则是以商标为载体,通过市场活动形成的消费者对这个商品和服务的认知。下面,我讲讲我认为企业里面做商标管理应该坚持的原则,我个人概括有四个原则,分别叫做始于商业、精于法律、适度前瞻、与时俱进,下面我分享一下在这四个方面的一点心得体会。

第一个原则为什么叫做始于商业?我们都可以理解,就是在企业里面做知识产权工作,其实只是企业整个生产经营里面的一环,这个部门或者说这个工作存在的价值是什么?其实就是为企业的商业服务,为企业的开疆辟土保驾护航,为企业解决争议,去防控风险,所以所有的企业知识产权工作都要从商业的角度去考虑和出发,要看能不能在商业上具有它的价值。如果在商业上对于公司而言没有价值的话,那这个知识产权工作可能实际的价值是值得质疑的。所以,商标管理也是一样的,我们在做所有商标管理工作的时候,首先要想的是始于商业,从商业出发看我这个事值不值得做,为了支撑商业,我这个事应该怎么做?然后下面才是法律的问题。所以要从商业的实际需求,从自己所在企业的或者所服务客户的商业上的实际需求出发,去做所有的商标管理工作,比如申请、维护、使用、许可、维权、运营。

下面我简单地分享一下我对精于法律的理解,我个人觉得这个概念有两个维度。一个是要求企业内部的知识产权团队,要对相关的法律足够地精通;另一个纬度的概念就是我们需要通过我们与外部的合作伙伴的良好的协同,实现在做某件具体事的时候对法律是精通的,很多时候我们可能没办法做到自己精通,或者有时候我们自己的实力是不够的,我们要借助外部机构实现对法律的精通。所以说,第二个原则就是在推动商标的申请维护、使用、许可、维权等等一系列的工作当中,我们要精通法律,做这些事的时候,法律上的风险,我们要把它能够有所预判,有所防控。

第三个原则是适度前瞻,刚才王总也讲了走出去的时候怎么做商标申请。其实很多企业都是在一个动态的发展过程当中的,可能我商业帝国不断地开疆拓土,但是在商业上的规划有时候未必那么明晰,或者有时候我是经常调整的。在做企业IP管理的时候,尤其比如说现在讲的商标管理,肯定要适度地前瞻,比如说我下一步市场准备进入到哪里,未来我的企业要开拓某一个新的领域,我应该把商标工作做在前面,比如我原来在旷视我们最初只做人脸识别。这个时候用的商标,注册的话我注册9类软件和42类科技服务就好了,但是后来我们又做了摄像头,我们又做了智能物流机器人,所以在这个产业链扩展当中,商标的申请肯定要有一些前瞻,不能说已经对外宣布使我要做什么产品了,我商标还没有申请,所以适度前瞻是必要的。我为什么要用适度的概念?比如每一个创业公司,或者每一个公司的老板都雄心壮志,说我要把我的产品卖到全球,但是其实这个成本是很高的,到底哪些是我现阶段的目标市场?哪些是我长期规划的目标市场?我怎样做我的商标规划?我分几步走?其实都需要适度去做,因为知识产权的预算是有限的。所以我要布局什么国家,我怎么走?我先布局欧美还是先布局一带一路的国家?我们要跟商业契合,然后有一个适度的前瞻。当然,企业里面,不只商标管理,所有知识产权管理的工作,都需要有适度的前瞻性。比如说如果我商标被侵犯了,我要不要做证据固定?如果这个时候侵权的对手很小,我觉得我没必要打他。那我基于商业上的考量,这家公司也没有可能对我造成威胁?或者他可以对我造成多大的威胁?这时候我固定证据,有没有商业上的价值?此外,使用证据的固定也是一个需要适度前瞻的话题。刚才有老师讲到了很多使用证据的问题,在企业里面,使用证据是一个很难做到很好的问题。比如各个部门在做自己的事,比如他做销售,财务往外开票,但是你怎么能够把商标使用证据很好地固定下来?我相信很多企业没有考虑这样的事。我们找证据的时候,我们就会发现我们的商标真的在用,但是那些证据从法院看,不能构成严格意义上的他们认可的法律上的证据,所以其实使用证据的固定或者保留,这也是企业商标管理当中需要的前瞻性的工作。其他商标工作,比如我现在推某一个标,未来要不要推其他的标,或者其他产品线要不要用其他的标?或者我的某个产品有没有可能换掉,比如我现在用我的标,但是它的显著性很弱,我在某些地方可以注册下来,某些地方注册不下来,从全球化来说我未来可能会替代,因此,我要强调的思想是适度前瞻。

第四个原则是与时俱进,我个人觉得有两个方面,一个是商业上,就是商标管理要跟商业的规划一致,要跟老板的商业上开疆拓土的步伐一致,另一方面与时俱进是法律层面的,我们需要跟所有的立法、司法、行政执法的这些规则的变化一致。比如AI现在很火,我在AI公司待了五年时间,那个公司的知识产权是我从零到一做的。我记得我们当时做人工智能,我们做人脸识别,但是对于人脸识别设备我们在商标申请时在尼斯分类表中找不到太适合的商品或服务项目,等到某一年的时候,尼斯分类表在修订后就有了人脸识别设备,那我们要不要注册?肯定要注册,这是一个简单的例子,我的意思就是,其实外部的商业环境还有法律环境在不断地变化,所以我们的IP管理工作要跟他们一致,能够与时俱进。

以上就是我个人总结的用于在企业里面做IP管理的四个原则。始于商业、精于法律、适度前瞻、与时俱进。

下面,我分享一个简单的案例,陌陌科技在2014年要上市的时候,被一家叫尖锐软件的公司诉至的北京知产法院,理由是侵犯了他的45类的商标,这个商标包括社交服务。这个商标注册的时间是陌陌产品上市之后,但是陌陌注册相应的商标之前,这说明什么?说明陌陌在把产品推出去的时候说我的交友软件上线了,但是在交友具体的服务类别上没有注册商标。大家别忘了,腾讯的微信商标被抢注也是这样的问题,不是没有专业人士,只是公司太大了,或者说公司跑得太快了,或者说公司内部沟通没那么顺畅了,就会出现各种各样的问题。所以这就是做IP管理的同仁,尤其是在企业内部做IP管理的同仁,需要考虑、协调、管理的问题。这里有一些企业注册商标过程当中的风险提示,比如申请晚于产品发布时间,商标申请未覆盖全部类别,商标不符合法律条件,还有就是商标工作没有前瞻性,没有与时俱进等。对于这些风险,相应的防控措施很容易理解,比如产品发布之前进行申请。注册类别是一项小但是确实特别重要的风险点,如果对公司的主营业务,对公司的商业规划没有办法做到很好了解的话,商标注册往往会出问题。我想给大家说一个观点,在商标注册上,其实作为inhouse的你应该精于法律,外部律师可能对你公司的商业模式,尤其是初创公司的比较新的商业模式,或者你要做的主营业务真的没那么了解,他在商标注册只是根据他的经验去选类别和商品项目,也许现在大体看还不错,但是未来有没有风险?我觉得要画问号。

下面我简单地介绍一下商标与品牌的协同管理,我只介绍两个方面。一个方面就是商标管理要与品牌管理的团队拉通,在很多企业里面,商标管理是由知识产权部或者商标部或者是法务部负责,但是企品牌管理通常有一个品牌部,品牌部的人就会觉得,你商标部门要做好你的事,我品牌部做好我品牌部的事就行了。对于要不要跟商标部门协同?品牌部可能有时候有意识,有没有没意识。即便这些品牌部的同学是大公司出来的,他也未必可以做到很好的协同。也许他有一天发布了一个新的产品,名字叫什么,最后商标部发现这个名字对应的商标没有注册,我有这样的亲身经历。所以,跟兄弟团队做好拉通很重要,而且对商标而言,要跟品牌管理团队合作,我们是兄弟,要做好团队拉通,拉通就是品牌对外公开之前,或者他想到某个品牌之前要找我,做品牌规划的时候也要找我。第二个就是跟兄弟部门品牌管理做好动作协同,我的建议是品牌规划,商标先行,就是在做品牌规划的时候,首先要想到商标,就是品牌部门做品牌规划的时候要把商标部门拉过来。另外一个方面就是商标事务,品牌协助,就是在做所有的商标事务的时候,很多时候需要把品牌的同学拉过来问一下他们的意见。比如某一个商标被驳回了,这个商标我的判断是现在对公司没有什么价值,但是我内心并不是确信的。这个时候我要不要提复审?因为复审的话,基于我的判断或者外部律师的判断,成功的概率只有50%,要不要去做?如果品牌部门直接告诉我,这个品牌在他的品牌规划里已经不用了,那我还分析什么?我做下来对公司有什么价值?可能只是一个成本。商标管理的第一个原则是商业,而不是法律。所有的协同都是要以内部管理制度为保障的,虽然是兄弟,但是还是要有规则。这是商标管理与品牌管理的一个协同的两个方面。

第三个方面跟大家简单分享一下商标和其他IP的协同,商标和其他IP的协同也是很重要的。首先看一个商标与专利协同的例子,费列罗巧克力,费列罗公司不仅针对该巧克力申请了立体商标,还申请了外观设计专利。另外一个是商标与字号、域名的协同的案例,华为,公司名称,字号带华为,网站的域名带华为,很好地实现了商标与字号、域名的协同。所以,商标需要去与其他的知识产权去协同。协同的话,有什么好处?能够形成合力。但是,很多公司没有专业人士指导的话,尤其是初创企业,多多少少有一些问题,比如我们大家都知道今日头条,但是我们很多人可能不知道他公司的名称,这是因为他的公司字号与商标不是一致的,如果一致的话肯定是有利于宣传的。这就是关于商标和其他IP协同的一点点分享。

最后做一个小结。第一个方面,企业商标管理,我个人认为需要坚持四个原则,始于商业、精于法律、适度前瞻、与时俱进。第二方面,企业商标管理应当与品牌管理协同进行,而协同的关键是团队协同与动作协同。第三个层面是企业的商标与品牌管理,应当重视商标与企业字号、域名、专利等其他知识产权的协同。这就是我今天要分享的内容,谢谢大家。